离职教授衍生发明的知识产权归属
intellectual property ownership of derivative inventions produced by former employees
魏衍亮
【摘要】2006年，美国阿拉巴马大学信托人控告该校离职教授Milton Harris博士与Nectar公司的纠纷可望开庭审理。由于该案涉及到离职教授衍生发明的知识产权归属问题，它引起了专利界的广泛关注。
【全文】
一、离职教授惹麻烦
2006年，美国阿拉巴马大学信托人控告该校离职教授Milton Harris博士与Nectar公司的纠纷可望开庭审理。由于该案涉及到离职教授衍生发明的知识产权归属问题，它引起了专利界的广泛关注。
该案案情如下：按照阿拉巴马大学的规定，对于雇员在该校资助的研究中做出的发明，在他们的专业领域做出的发明，或者使用大学设施、设备等做出的发明，如果产生知识产权，那么都属于该校财产。该校研究生在学校资助的研究中产生的知识产权成果也属于学校财产。从1973年到2000年，Milton Harris博士一直在阿拉巴马大学工作。1989年，Milton Harris博士和其他科研人员做出了一项涉及PEGylation的重大发明。该发明主要用于增强药物的释放。其中，PEGylation（聚乙烯乙二醇干扰素）是干扰素和水溶性无毒聚乙烯乙二醇（polyethylene glycol-PEG）的连接。分子大小和PEG连接决定药物的许多药理学和药物动力学特性。例如，PEGylationα-2b用12KDa的PEG作非共价键连接。这样大小的PEG导致更快的皮下吸收，其分布容量更广，主要由肾脏清除。PEGylationα-2a用较大的40KDa PEG分子共价键连接到干扰素α-2a上。它的吸收较慢，主要是血管内和器官分布，通过肝脏清除。总之，上述PEGylation发明有广阔的市场应用前景。按照学校的规定，阿拉巴马大学就PEGylation发明获得了美国专利。后来，该校与Milton Harris博士签署协议，许可他付费使用上述专利技术开发产品。1992年，Milton Harris博士注册了Shearwater聚合物公司，开始把上述技术产业化。2001年，Inhale治疗系统公司以1.97亿美元的现金和股票收购了Shearwater聚合物公司。2003年，Inhale治疗系统公司更名为Nektar公司，并继续遵照Milton Harris博士与阿拉巴马大学签署的上述协议支付专利使用费。
截至2005年春天，阿拉巴马大学根据上述协议陆续获得了1600多万美元的专利使用费。不过，Nektar公司后来通知阿拉巴马大学，它将不再就销售一种抵制肿瘤化疗副作用的蛋白药物Neulasta继续向后者支付PEGylation技术的专利使用费。Nektar公司认为，它实际上从未使用自己一直在付费的专利技术。不久，信托人即代表阿拉巴马大学对Milton Harris博士、Nektar公司提起诉讼，认为Milton Harris博士离职后数年中，在阿拉巴马大学不知情的情况下，继续就PEGylation技术获得了一些发明，并就其中28项发明申请了专利。原告主张，上述后续发明都属于显而易见的衍生发明，等同于阿拉巴马大学拥有的原始PEGylation专利技术。因此，原告指控被告的行为构成专利侵权、共谋(conspiracy)、违约。原告要求获得衡平赔偿，例如，把Nektar公司收购Shearwater聚合物公司花费的1.97亿美元赔付给阿拉巴马大学。但是，被告Nektar公司认为，它生产的Neulasta药物没有使用阿拉巴马大学的专利技术。因此，它不但驳回了原告的诉讼请求，而且要求阿拉巴马大学返还它原来支付的专利使用费。
